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Estudo de caso · discursiva · TJDFT 2023
Responder, com doutrina, jurisprudência e dispositivos, a seis perguntas sobre marcas: requisitos do registro, princípios, alto renome, legitimados ativos, polo passivo e cumulação, e competência estadual ou federal, inclusive quando o fato é crime.
Acerca da proteção das marcas, até mesmo em juízo, responda aos seguintes questionamentos, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, indicando, se o caso, quando há convergências ou divergências entre as posições do STF e do STJ, bem como os dispositivos constitucionais e legais que fundamentem a resposta. a) quais são os requisitos de validade analisados pelo INPI para o registro de uma marca? Explique cada um. b) quais são os princípios fundamentais que delimitam a proteção das marcas? Explique cada um. c) existe relação da marca de alto renome com os princípios indicados na reposta ao item “b”? Explique; d) quem são os legitimados a ajuizar ações em defesa da marca e como se prova tal legitimidade, fornecendo ao menos um exemplo no qual o Superior Tribunal de Justiça analisou a legitimidade do autor para defesa da marca? Explique; e) Na hipótese de ação para proteção da marca em face de contrafação ou de concorrência desleal, quem são os legitimados passivos, as hipóteses de cumulação de pedidos, de litisconsórcio passivo e sua natureza jurídica – a depender do pedido deduzido? f) indique qual é o juízo competente se o pedido envolver invalidação de registro concedido pelo INPI e o juízo competente na hipótese de envolver apenas entes privados, como, por exemplo, na contrafação e na concorrência desleal, mencionando as implicações quanto à competência quando o fato constituir também crime? Explique.
Enunciado da prova transcrito do espelho de correção, sem o caderno da prova; valor da questão: não informado.
Responder, com doutrina, jurisprudência e dispositivos, a seis perguntas sobre marcas: requisitos do registro, princípios, alto renome, legitimados ativos, polo passivo e cumulação, e competência estadual ou federal, inclusive quando o fato é crime.
O banco registra o espelho em um só item, sem valor por subitem; o roteiro segue as seis letras do enunciado. Dos julgados que o espelho cita, três estão no catálogo do Togado: o REsp 1.188.151 (Quarta Turma, 2011, legitimidade), o REsp 681.007 (Terceira Turma, 2006, competência) e o EAg 783.280 (Segunda Seção, 2011, foro), com teses truncadas no catálogo; os REsp 36.102, 466.460, 466.360 e 89.642 não estão na base.
Espelho oficial: 1 item, sem valor por item no espelho. A conduta esperada está parafraseada do espelho da prova.
Os parágrafos-modelo são sugestões de redação para provas discursivas e sentenças, não fórmulas: mostram como o tópico estudado vira fundamentação na voz de quem julga. Use-os para treinar a estrutura (premissa, regra, aplicação ao caso, conclusão) e adapte a linguagem ao enunciado.
M1 · Requisitos de validade do registro
O INPI examina três requisitos. A distintividade: o sinal, visualmente perceptível (Lei 9.279/1996, art. 122), deve ser capaz de distinguir o produto ou serviço, o que afasta sinais genéricos, descritivos ou de uso comum, salvo quando revestidos de forma distintiva (art. 124, VI). A disponibilidade, ou novidade relativa: o sinal não pode estar apropriado por terceiro para o mesmo segmento (art. 124, XIX). A licitude e a veracidade: o sinal não pode incidir nas proibições legais nem induzir em erro quanto à origem ou à qualidade (art. 124, III e X).
M2 · Princípios: territorialidade e especialidade
A proteção da marca é delimitada por dois princípios. Pela territorialidade, o registro assegura o uso exclusivo em todo o território nacional, e só nele (art. 129). Pela especialidade, a exclusividade se limita ao segmento de mercado do titular, de modo que marcas idênticas podem conviver em ramos sem afinidade, desde que não haja risco de confusão ou associação indevida.
M3 · Alto renome e notoriedade como exceções
A marca de alto renome, registrada no Brasil, recebe proteção em todos os ramos de atividade (art. 125): é exceção ao princípio da especialidade, e o reconhecimento do status cabe ao INPI. A marca notoriamente conhecida em seu ramo é protegida independentemente de depósito ou registro no Brasil (art. 126, que remete ao art. 6º bis da Convenção de Paris): é exceção ao princípio da territorialidade.
M4 · Legitimados ativos e passivos
Tem legitimidade ativa o titular do registro, que a prova pelo certificado expedido pelo INPI, e também o depositante, a quem a lei assegura o direito de zelar pela integridade e reputação da marca (art. 130, III). O licenciado pode ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca (art. 139, parágrafo único). No polo passivo estão quem reproduz ou imita a marca e quem fabrica, importa, vende, expõe ou tem em estoque o produto contrafeito (arts. 189 e 190), em litisconsórcio facultativo na ação de abstenção e indenização. O STJ examinou a legitimidade ativa pelo registro: legitimado é quem levou o direito a registro no INPI (Quarta Turma, REsp 833.098). No polo passivo, o comerciante responde solidariamente com o fabricante do produto contrafeito (Terceira Turma, REsp 1.719.131).
M5 · Competência e cumulação
A ação que pede a invalidação do registro concedido pelo INPI é da Justiça Federal, porque a autarquia intervém obrigatoriamente quando não é autora (CF, art. 109, I; Lei 9.279/1996, art. 175). A ação entre particulares por contrafação ou concorrência desleal, sem discutir o registro, é da Justiça estadual (STJ, Tema 950). Por isso as Turmas de direito privado do STJ não admitem cumular a nulidade e a indenização: cada pedido tem juízo próprio. Fixada a Justiça estadual, a ação de reparação pelo uso ilícito de marca, que é também crime, pode ser proposta no foro do domicílio do autor ou do local do fato (CPC, art. 53, V). Os crimes contra a propriedade industrial se processam por queixa (art. 199) e, em regra, na Justiça estadual.
Os tópicos de Marcas, indicações geográficas, concorrência desleal e tutela judicial que esta questão exige: