Ponto 10 · Propriedade Industrial

◉◉◉ A propriedade intelectual é o gênero que abarca os bens imateriais; dela são espécies o direito industrial (a técnica) e o direito autoral (a obra literária, artística, científica e o software). A finalidade comum é garantir a exclusividade de exploração — por uso próprio ou por cessão/licença a terceiros. O direito industrial é matéria de Direito Empresarial; o autoral e o programa de computador são de Direito Civil, regidos por leis próprias (Lei 9.610/98 e Lei 9.609/98).

A matéria é regida pela Lei 9.279/96 — Lei de Propriedade Industrial (LPI), que revogou a antiga Lei 5.772/71. A LPI disciplina a concessão de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca e a repressão a duas condutas: a concorrência desleal e a falsa indicação geográfica (art. 2º). Os direitos de PI são bens móveis para fins legais art. 5º — logo, negociáveis. A concessão cabe ao INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal com sede no Rio de Janeiro (a competência federal disso repercute nas ações de nulidade — tópico 9).

O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris (CUP, 1883) — daí ser país unionista. Vigora o princípio da assimilação (tratamento nacional): não se conferem privilégios ao depositante nacional em desfavor do estrangeiro unionista. Do sistema decorre a prioridade unionista — o depósito regular feito em país da União assegura direito de prioridade no Brasil, pelos prazos da Convenção LPI, arts. 16-17: 12 meses para patente e modelo de utilidade, 6 meses para desenho industrial e marca.

◉◉◉ Patente é o título de monopólio temporário sobre a invenção e o modelo de utilidade. Registro é o título sobre o desenho industrial e a marca. Em ambos, o direito é constitutivo. Adotou-se o sistema first to file: havendo criação independente por dois autores, obtém a patente quem provar o depósito mais antigo, e não quem inventou primeiro art. 7º. A invenção feita em conjunto pode ser requerida por todos ou por qualquer um deles, nomeando e qualificando os demais art. 6º, § 3º.

◉◉◉ Invenção é o produto da inteligência humana que cria bem antes desconhecido, com aplicação industrial. Como a lei não a define, exige requisitos cumulativos:

• Novidade — não compreendida no estado da técnica (o que já é acessível ao público) arts. 8 e 11.
• Atividade inventiva — não decorre de modo óbvio ou evidente do estágio atual da técnica; exige engenho art. 13.
• Aplicação industrial — utilidade prática, passível de industrialização art. 15.
• Desimpedimento — não afronta moral/segurança/saúde, não resulta de transformação do núcleo atômico, não recai sobre seres vivos (salvo microrganismos transgênicos) art. 18.

A patente confere o direito de impedir terceiro, sem consentimento, de produzir, usar, vender ou importar o produto/processo patenteado art. 42. Assegura ainda indenização pela exploração indevida, inclusive a ocorrida entre a publicação do pedido e a concessão art. 44. A extensão da proteção é dada pelo teor das reivindicações, interpretado à luz do relatório descritivo e dos desenhos art. 41 — sem retroação à data do depósito. Preserva-se o usuário anterior de boa-fé: quem já explorava o objeto antes do depósito continua a fazê-lo, sem ônus art. 45.

◉◉ Modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, e resulte em melhoria funcional no uso ou na fabricação art. 9º. Exemplos: a haste flexível de óculos, a churrasqueira sem fumaça. É uma “pequena invenção” — melhora o que já existe.

Aplicam-se ao modelo os mesmos requisitos da invenção (novidade, aplicação industrial, desimpedimento), mas com ato inventivo — exigência de engenho menos intensa que a atividade inventiva da invenção. Fronteiras: a invenção cria uma solução técnica inédita; o modelo confere melhoria funcional a objeto existente; e o desenho industrial altera apenas a forma estética, sem ganho de utilidade. Prazo: 15 anos do depósito, improrrogável art. 40.

◉◉ Desenho industrial (design) é a forma plástica ornamental de um objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicável a um produto, que proporcione resultado visual novo e original na configuração externa e possa servir de tipo de fabricação industrial art. 95. Altera-se apenas o aspecto externo — por isso a doutrina o chama de “elemento fútil”: não há melhoria de utilidade, só de estética.

• Novidade — não compreendido no estado da técnica art. 96.
• Originalidade — configuração visual distinta de objetos anteriores art. 97 (requisito próprio, ausente na invenção).
• Aplicação industrial — não se protege obra de caráter puramente artístico art. 98.
• Desimpedimento — não pode ser contrário à moral e aos bons costumes, nem ofensivo à honra/imagem art. 100.

Prazo: 10 anos do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos (teto de 25 anos) art. 108.

A divulgação de novidade estética de desenho industrial sem registro no INPI resulta em imediata incorporação ao estado da arte, permitindo o uso por terceiros independentemente de autorização (STJ, REsp 2.042.712-SP, Info 820). Ou seja: sem o registro constitutivo, quem revela o design perde a exclusividade — a proteção da PI não se presume.

◉◉◉ Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais art. 122. A exigência de percepção visual exclui, no Brasil, marca sonora, gustativa ou olfativa — protege-se o que é visível (inclusive no âmbito digital). Função: distinguir um produto/serviço de outro idêntico, semelhante ou afim.

• De produto ou serviço — distingue produto/serviço de outro idêntico ou afim de origem diversa (a mais comum).
• De certificação — atesta a conformidade com normas/especificações técnicas (qualidade, natureza, material) — ex.: selos ISO, INMETRO.
• Coletiva — identifica produtos/serviços provenientes de membros de uma entidade (ex.: associação de produtores).

Requisitos: novidade relativa (não se exige expressão inédita — basta distinguir dentro da classe; é o princípio da especialidade), não colidência com marca anterior e não impedimento. O art. 124 traz o rol de sinais não registráveis: brasões, armas e bandeiras oficiais; letra/algarismo/data isolados sem forma distintiva; sinal contrário à moral e aos bons costumes; nome civil, assinatura, imagem de terceiro sem consentimento; termo técnico e sinal de caráter genérico, comum ou vulgar; falsa indicação geográfica; e reprodução/imitação de marca alheia registrada apta a causar confusão ou associação art. 124, XIX.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido — sistema atributivo art. 129; ressalva-se o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé (quem já usava a marca há pelo menos 6 meses — a “marca de fato”) art. 129, § 1º. O registro vigora por 10 anos da concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, formulado o pedido no último ano de vigência art. 133. O titular pode ceder o registro, licenciar o uso e zelar pela integridade e reputação da marca art. 130; não pode, porém, impedir que distribuidores usem seus próprios sinais junto com a marca do produto art. 132. O registro tem caráter constitutivo e garante uso exclusivo em todo o território nacional (princípio da territorialidade).

◉◉◉ A marca de alto renome é a registrada no Brasil que, por sua ampla difusão, recebe proteção especial em todos os ramos de atividade art. 125 — exceção ao princípio da especialidade. O reconhecimento do alto renome cabe ao INPI e tem natureza declaratória; produz efeitos ex nunc, preservando registro anterior de boa-fé.

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção independentemente de estar depositada ou registrada no Brasil art. 126 — exceção ao princípio da territorialidade, fundada no art. 6º bis da CUP (o Brasil, unionista, não pode negar-lhe amparo). A proteção, contudo, restringe-se ao seu segmento de mercado.

A proteção da marca — de alto renome ou não — busca evitar confusão ou associação indevida; sem risco de confusão no consumidor ou de prejuízo ao titular, não há violação marcária (STJ, REsp 1.874.635-RJ, Info 784). E a mera presença de expressão de propaganda num signo não afasta, por si, sua aptidão para funcionar como marca (STJ, REsp 2.105.557-RJ, Info 827).

◉◉ A marca identifica o produto/serviço (registro no INPI, proteção nacional); o nome empresarial identifica o empresário/sociedade (registro na Junta Comercial, proteção, em regra, estadual). Havendo colidência, o STJ resolve por três critérios cumulativos: anterioridade do registro, especialidade (ramo de atividade) e territorialidade. A tutela de um não anula automaticamente o outro — podem coexistir quando atuam em segmentos distintos e sem risco de confusão.

Degeneração (ou vulgarização) é a perda da distintividade: a marca vira designação genérica do próprio produto, esvaziando-se como sinal distintivo. É um dos fenômenos que interferem na marca — ao lado da diluição, cuja tutela permite ao titular zelar pela integridade e reputação do sinal art. 130, III. O STJ registra que a diluição no exterior não afasta a distintividade do registro no Brasil (REsp 1.922.135-RJ, Info 692).

◉◉ A patente ou o registro concedidos em desacordo com a lei podem ser anulados nas vias administrativa e judicial, com prazos próprios:

A ação de nulidade corre na Justiça Federal, devendo o INPI, quando não for autor, intervir — há interesse jurídico da autarquia federal que concedeu o título CF, art. 109, I; LPI, art. 175. O prazo de contestação é diferenciado: 60 dias. A natureza da participação do INPI, quando não é autor nem réu, é de intervenção sui generis obrigatória, na condição de assistente especial (STJ, REsp 1.817.109-RJ, Info 686). Cabe ainda pedido subsidiário de adjudicação da patente/registro — quando o problema não é a validade, mas a legitimidade de quem obteve o título.

A renúncia ao registro não enseja a perda do objeto da ação de nulidade: a renúncia opera ex nunc e não reconhece vício, ao passo que a nulidade opera ex tunc — a ação prossegue para tutelar o período de vigência (STJ, REsp 1.832.148-RJ, Info 666). Quanto à retribuição anual (devida a partir do 3º ano), a falta de pagamento extingue a patente, admitida a restauração em 3 meses art. 87; o INPI não pode, por ato infralegal, restringir a restauração a hipóteses não previstas em lei (STJ, REsp 1.837.439-RJ, Info 679).

◉◉ Trade dress (“conjunto-imagem”) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e distintiva de apresentação do produto/serviço no mercado (STJ, REsp 1.353.451-MG). Não há previsão legal conferindo proteção autônoma ao conjunto-imagem; a jurisprudência o ampara pela repressão à concorrência desleal quando seu uso indevido gera confusão no consumidor (REsp 1.677.787-SC).

Para caracterizar concorrência desleal por imitação de trade dress, não basta o titular comprovar que usa determinado conjunto-imagem; exigem-se quatro pressupostos (STJ, REsp 1.943.690-SP, Info 715):

• Ausência de caráter meramente funcional (a forma não pode ser imposta pela função).
• Distintividade do conjunto.
• Confusão ou associação indevida no consumidor.
• Anterioridade de uso.

◉◉ A livre concorrência é princípio da ordem econômica CF, art. 170, IV, intimamente ligado à livre iniciativa (fundamento, ao lado da valorização do trabalho — art. 170, caput). Do princípio decorre um dever geral: todos devem respeitar o direito alheio de explorar atividade econômica, tornando-se ilícitos os atos que embaracem seu livre exercício. O Estado atua como agente normativo e regulador, com funções de fiscalização, incentivo e planejamento — este último determinante para o setor público e indicativo para o privado CF, art. 174.

A concorrência ilícita abrange toda forma de competição sancionada — civil, penal ou administrativamente. Tem duas espécies:

A Lei 12.529/2011 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), cujo órgão central é o CADE (autarquia federal, com Tribunal Administrativo, Superintendência-Geral e Departamento de Estudos Econômicos). Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos que tenham por objeto ou possam produzir os efeitos de limitar a concorrência, dominar mercado relevante, aumentar arbitrariamente lucros ou exercer abusivamente posição dominante — ainda que não alcançados art. 36. A sanção é multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ramo, no exercício anterior art. 37.

◉◉◉ Na competição, é lícito buscar a maior fatia de mercado (market share) por instrumentos aceitos — preço, publicidade, atendimento. Como leal e desleal partilham a mesma finalidade (prejudicar o concorrente para ganhar) e os mesmos efeitos (alterar a escolha do consumidor), o que as separa são os meios empregados: idôneos (leal) × inidôneos (desleal). Qualquer meio imoral, desonesto ou repudiado pelas práticas usuais dos empresários caracteriza a deslealdade.

Operam sobretudo por duas vias: (i) violação de segredo de empresa — o agente obtém, por invasão (não por descuido da vítima), informação mantida em sigilo (ex.: hacking, infiltração de funcionário, compra de informação privilegiada); e (ii) indução do consumidor a erro — o agente faz chegar ao consumidor informação falsa no conteúdo ou na forma, capaz de enganá-lo (ex.: quanto à origem do produto). A modalidade de veiculação de falsa informação já era objeto da CUP, art. 10 bis.

Configura concorrência desleal a contratação de links patrocinados (keyword advertising) para obter posição privilegiada em busca na internet quando o consumidor usa como palavra-chave a marca de um concorrente (STJ, REsp 1.937.989-SP, Info 747) — desvio ilícito de clientela pelo aproveitamento parasitário do sinal alheio.

◉◉ A LPI não regula extensamente a responsabilidade civil — aplicam-se os arts. 186 e 927 do Código Civil. Fica ressalvado ao prejudicado o direito a perdas e danos por atos de violação de PI e de concorrência desleal art. 209. A indenização é determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido art. 208 — reprodução, no campo da PI, do critério do art. 402 do CC (o que se perdeu + o que razoavelmente se deixou de ganhar).

Quanto aos lucros cessantes, a vítima faz jus ao maior dentre três critérios, mutuamente excludentes art. 210:

• Os benefícios que o prejudicado teria auferido sem a deslealdade;
• Os benefícios auferidos pelo infrator; ou
• A remuneração que o prejudicado teria recebido se houvesse licenciado a exploração.

O segredo de indústria/comércio, quando revelado em juízo, corre sob segredo de justiça art. 206. A responsabilidade é solidária entre fabricante e comerciante do produto contrafeito CC, art. 942 (STJ, REsp 1.719.131-MG, Info 666).

◉◉◉ Nos crimes contra a PI, procede-se em regra mediante queixa — ação penal privada —, salvo o crime do art. 191 (reprodução de armas, brasões ou distintivos oficiais), em que a ação é pública art. 199. É a exceção que a banca isola: um tipo do capítulo escapa da regra da queixa.

Todos os tipos do capítulo são apenados com detenção (máximo de 1 ano) ou multa — logo, infrações de menor potencial ofensivo, de competência do JECrim (Lei 9.099/95). Nos crimes de ação privada, a composição civil dos danos homologada extingue a punibilidade Lei 9.099/95, art. 74, § único. A queixa sujeita-se à decadência em 6 meses do conhecimento da autoria; e, por deixarem vestígios, os crimes contra a PI exigem perícia (busca e apreensão e exame do corpo de delito) na forma dos arts. 524-530 do CPP, aplicados subsidiariamente LPI, art. 200.

As esferas civil, administrativa e penal são independentes: a mesma conduta pode gerar reparação civil (arts. 207-210), sanção administrativa (INPI/CADE) e responsabilização penal (arts. 183-195), sem bis in idem — são consequências de naturezas distintas. Há, porém, comunicação num ponto: reconhecida no juízo criminal a inexistência do fato ou a negativa de autoria, não se poderá cobrar a indenização no cível (repercussão civil do julgado penal). O segredo de indústria/comércio revelado em juízo corre sob segredo de justiça art. 206.

A violação de segredo de empresa é típica tanto quando o autor teve acesso por vínculo com a vítima — empregado, prestador de serviço, sócio, administrador (inciso XI e § 1º) — quanto quando não manteve vínculo e obteve a informação por meio ilícito (inciso XII), aí incluídos os hackers que invadem bancos de dados. Ponto sensível: no Brasil, o crime não se caracteriza pela simples apropriação do segredo — exige-se que o agente divulgue, explore ou se utilize dele. Se, após a apropriação, houver destruição ou adulteração dos dados, responde também por dano CP, art. 163.

Seis famílias, do bem protegido ao sinal: patentes (183-186) → desenhos (187-188) → marcas (189-190) → armas/brasões oficiais (191, a única pública) → indicações geográficas (192-194) → concorrência desleal (195, o tipo-síntese). Guarde o par de penas: 3 meses a 1 ano para patentes, desenhos, marcas e concorrência desleal; 1 a 3 meses para armas oficiais e indicações geográficas.